Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego – warunki przepadnięcia znaku towarowego

(Foto von Adriano Gadini auf Pixabay)

Przedsiębiorcy, którzy, po dokonaniu rejestracji znaku towarowego w rejestrze niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (niem. Deutsches Patent- und Markenamt, dalej DPMA), zaprzestają go używać w całości lub w odniesieniu do niektórych produktów lub usług muszą mieć się na baczności. Takim postępowaniem narażają się na ryzyko, że osoba trzecia, np. konkurent, złoży wniosek do DPMA lub pozew sądowy o wykreślenie znaku towarowego i uzyska wygaśnięcie ochrony. Sama możliwość wykreślenia znaku z rejestru ma za zadanie przeciwdziałać fikcyjnym rejestracjom, nierzadko również tym niejako ‘’na zapas’’, które uniemożliwiają zarejestrowanie i używanie znaku przez innych przedsiębiorców. W najnowszym wyroku dotyczącym wykreślenia nieużywanego znaku towarowego Federalny Trybunał Sprawiedliwości (niem. Bundesgerichtshof, dalej BGH) uchylił swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczące wyznaczania miarodajnego pięcioletniego okresu nieużywania znaku i dostosował je w tym zakresie do prawa unijnego[1]. BGH przyjął również zmiany w zakresie rozłożenia ciężaru dowodu, co znacząco wpłynie na sytuację właścicieli znaków towarowych.

Ochrona znaku towarowego – stan prawny

W przypadku nieużywania znaku towarowego przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania o jego wkreślenie z rejestru DPMA, gdyż ochrona znaku towarowego udzielana jest tylko wtedy, gdy wykorzystywany on będzie do rzeczywistego użytku. Poprzez rzeczywiste wykorzystywanie należy rozumieć przede wszystkim umieszczanie znaku na towarach wskazanych w rejestracji i ich opakowaniu oraz wprowadzanie takich towarów do obrotu. Zgodnie z § 49 ust. 1 niemieckiej Ustawy o znakach towarowych (niem. Markengesetz, dalej MarkenG) stwierdza się wygaśnięcie i wykreśla  znak, jeśli nie był on rzeczywiście używany w nieprzerwanym okresie pięciu lat od momentu, w którym nie można już złożyć sprzeciwu wobec rejestracji znaku (czyli po upływie trzech miesięcy od publikacji rejestracji znaku towarowego). Dotychczas orzecznictwo niemieckie oceniało sytuację patrząc pięć lat wstecz od momentu ostatniej rozprawy ustnej. To znaczy, że rozwój sytuacji w okresie między wniesieniem powództwa a zakończeniem rozprawy brany był pod uwagę.

Wniosek o wykreślenie nieużywanego znaku towarowego

W rozstrzyganej sprawie konkurent trudniący się podobnie jak pozwany produkcją wina złożył wniosek do DPMA o wykreślenie znaku towarowego pozwanego z tytułu jego nieużywania. Pozwany, właściciel niemieckiego słownego znaku towarowego zarejestrowanego w 1978 r. i wpisanego do rejestru w 1982 r. złożył sprzeciw wobec wniosku o wykreślenie z rejestru. Powód wniósł wówczas  w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania wiedzy o sprzeciwie pozwanego pozew sądowy do Krajowego Sądu w Monachium. Sąd oddalił jednak powództwo, a złożona apelacja została odrzucona przez Wyższy Sąd Krajowy w Monachium (niem. Oberlandesgericht, dalej OLG). Sąd OLG w Monachium orzekł, że dla oceny sprawy miarodajny jest okres pięciu lat wstecz od momentu rozprawy ustnej przed sądem apelacyjnym. Sąd orzekł ponadto, że ciężar przedstawienia dowodu w związku z nieużywaniem zakwestionowanego znaku ponosi powód, przy czym nie udowodnił on wystarczająco zasadności swojego roszczenia.

Okres między rejestracją znaku towarowego a złożeniem wniosku o wykreślenie z rejestru

Wyrok sądu OLG w Monachium o uwzględnieniu okresu pięciu lat wstecz od zakończenia rozprawy ustnej zgodny był z panującym w Niemczech orzecznictwem. W opisywanej sprawie BGH zdecydował się jednak zmienić swoje dotychczasowe stanowisko, dostosowując je jednocześnie do prawa unijnego[2]. Zdaniem BGH dla oceny czy znak towarowy nie był używany przez pięć lat, miarodajny jest okres przed złożeniem pozwu. Jeśli jednak powód uprzednio złożył wniosek do DPMA o wykreślenie znaku, właściwym okresem jest okres przed złożeniem wniosku do DPMA. BGH zaznaczył jednak w wyroku, że koniecznym wymogiem w takim wypadku jest, aby powództwo o wykreślenie znaku towarowego zostało wniesione w ciągu trzech miesięcy od poinformowania wnioskodawcy o sprzeciwie właściciela znaku wobec wniosku o wykreślenie znaku.

Ciężar przedstawienia i udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego

Co więcej, BGH zdecydował się zmienić swoje orzecznictwo względem tego, na kim spoczywa ciężar przedstawienia i udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego w trakcie wspomnianego pięcioletniego okresu. Dotychczas BGH stał na stanowisku, że ciężar dowodu dotyczący wygaśnięcia znaku towarowego spoczywa na powodzie. Zgodnie z niemiecką zasadą dobrej wiary (niem. Grundsatz von Treu und Glauben) strona pozwana w przypadku powództwa o wykreślenie obciążona była procesowym obowiązkiem złożenia oświadczenia tylko wtedy, gdy powód nie posiadał dokładnej wiedzy na temat okoliczności używania znaku towarowego. Taka wykładnia § 49 ust. 1 MarkenG według przedmiotowego wyroku BGH nie jest zgodna z nadrzędnym art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy UE 2015/2436 i orzecznictwem ETS w sprawach z zakresu znaków unijnych. W konsekwencji BGH orzekł, że ciężar udowodnienia używania znaku towarowego spoczywa na właścicielu znaku. To właśnie właściciel znaku towarowego najlepiej potrafi udowodnić używanie swojego znaku.

Podsumowanie

Zmiana orzecznictwa BGH zwiększa przewidywalność wyniku postępowań przed DPMA oraz wyroków sądowych w sprawach o wykreślenie narodowych znaków towarowych. Na skutek nowego orzecznictwa możliwość właściciela znaku, aby wpłynąć na zmianę okoliczności faktycznych po uzyskaniu wiedzy o wniosku o wykreślenie lub doręczeniu pozwu jest wykluczona. Ciekawym pozostaje fakt, czy BGH utrzyma obecną tendencję i będzie w przyszłości oceniać również inne kwestie z zakresu prawa narodowych znaków towarowych w świetle orzecznictwa ETS dotyczącego unijnych znaków towarowych.

AUTORZY: Jolanta Krzemińska – Rechtsanwältin (adwokat niemiecki)
Konrad Frycz – Wissenschaftlicher Mitarbeiter (asystent prawny)
kontakt@kanzlei-trojan.de
www.kanzlei-trojan.de/pl

[1] BGH, wyrok z dnia 14.01.2021 – I ZR 40/20

[2] DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/95/WE

Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

• Doradztwo podatkowe w Niemczech
• Księgowość w Niemczech
• Biuro rachunkowe w Niemczech
• Obsługa prawna w Niemczech
• Adwokat w Niemczech